Российская Библиотека Интеллектуальной Собственности
 
 

Фонд Интеллектуального Капитала

Портал российского гражданского общества

Российская Биржа Интеллектуальной Собственности
Интернет магазин женской одежды и аксессуаров - Elitmoda

Федерация Защиты Правообладателей

Дежурная Служба Спасения

Введение в заблуждение: практика и реальность

Ст. 6 закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” (далее – Закон) в качестве одного из абсолютных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения называет его ложность или способность ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), призванные конкретизировать нормы Закона, в соответствии с п. 2.3. (2.1) относят к данной категории “...в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности”. При этом “обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов”. Очевидно, что данное толкование, с одной стороны, мало что прибавляет к соответствующей норме Закона, а с другой, оставляет широкий простор для субъективной интерпретации, что неоднократно испытали и испытывают на себе заявители и владельцы товарных знаков при рассмотрении их дел в различных инстанциях Роспатента.

На практике применение названной нормы сводится обычно к двум ситуациям, описанным в ранее действовавшей Инструкции по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдаче свидетельств на товарные знаки (далее – ТЗ-2-80). Эти ситуации в кратком изложении исчерпываются двумя примерами из той же ТЗ-2-80, а именно:

название американского г. Бостон заявлено как товарный знак на имя заявителя из Франции;

в состав товарного знака входит словосочетание “туалетная вода”, поэтому он вводит в заблуждение в отношении такого товара, как зубная паста. На наш взгляд, во-первых, случаи, когда заявленное обозначение может вводить в заблуждение, отнюдь не исчерпываются названными выше ситуациями, во-вторых, далеко не во всех подобных ситуациях применение данной нормы оправдано.

Необходимо оговориться, что наш последующий анализ посвящается именно категории обозначений, “способных ввести в заблуждение”, а не “являющихся ложными”, несмотря на определенную условность такого деления. Не вдаваясь в философию, отметим, что различие между этими категориями заложено, на наш взгляд, вовсе не в несовпадении понятий “ложный” и “вводящий в заблуждение”, а в различии понятий “являющийся” и “способный”. Первое предполагает реальность, не зависящую от субъективной оценки, второе – некий потенциал, реализация которого зависит от многих субъективных обстоятельств.

В качестве классического примера обозначений первого типа можно привести, например, слова “натуральная кожа”, включенные в состав товарного знака, предназначенного для изделий из синтетических материалов. Из этого примера видно, что применение мотива ложности ограничивается ситуациями, когда в состав заявленного на регистрацию обозначения входит некоторое неохраноспособное описательное указание, явно не соответствующее действительности. То, что это именно так, вытекает из самой природы ограничений охраноспособности товарных знаков: ведь если товарный знак обладает отличительным характером, значит он уже несет в себе некоторую долю фантазийности. Это означает, что в его оценке потребителем обязательно будет присутствовать элемент субъективности, что исключает его однозначную характеристику как ложного.

Отталкиваясь от приведенного выше условного примера ложного знака, предположим существование другого знака, например “Лунная кожа”, предназначенного для синтетических тканей. Очевидно, что в нем отсутствует явная ложность, так как он не описывает прямо определенное свойство, материал или качество: лунной кожи в природе не существует. Вместе с тем теоретически не исключено, что для какой-то категории людей включение в состав знака слова “кожа” может стать стимулом покупки товара и последующего разочарования в результате заблуждения.

Введение в заблуждение – абсолютное основание?

Рассматриваемое основание для отказа отнесено в Законе к числу так называемых абсолютных оснований для отказа в регистрации, т.е. оснований, вытекающих из внутренних свойств самого обозначения и не зависящих от возможных прав и интересов третьих лиц, учет которых предусмотрен ст. 7 “Иные основания для отказа в регистрации”. Однако даже поверхностный анализ содержания понятия “введение в заблуждение” со всей ясностью показывает, что применение этого мотива может и должно выходить за пределы ситуаций, в которых он сейчас обычно используется.

Сотрудниками Роспатента иногда высказывается и реализуется на практике утверждение о том, что мотив введения в заблуждение не применим к ситуации существования других товарных знаков, объектов авторского права, фирменных наименований и т.д., поскольку такая ситуация регламентируется только ст. 7 Закона, а введение в заблуждение – это абсолютное основание. Представляется, что такая позиция ошибочна.

В основе ошибки – непонимание различия между наличием “старших” прав и объектов таких прав, а в некоторых случаях объектов, не защищенных в России никакими правами, но реально существующих. Предположим, что товарный знак “Kodak” не зарегистрирован сегодня в России и не признан согласно недавно введенной процедуре общеизвестным, поскольку такое признание осуществляется только по инициативе владельца знака. Значит ли это, что любое третье лицо сможет заявить его на регистрацию в качестве своего товарного знака и такую регистрацию получить? Конечно, нет. И не потому, что у компании “Истман-Кодак” есть права на этот знак, а потому, что российский потребитель, знающий товарный знак, почти наверняка будет введен в заблуждение как в отношении товара, так и его изготовителя, посчитав, что товар изготовлен всемирно известной компанией.

Абсолютные основания отличаются от относительных тем, чьи интересы лежат в их основе. В основе относительных, или иных, как они названы в Законе о товарных знаках, оснований лежат требования владельцев, чьи права могут быть нарушены регистрацией заявленного другим лицом обозначения. В основе критериев охраноспособности абсолютного характера – интересы потребителей, соображения охраны публичного порядка и общественных интересов. Об этом уже говорилось ранее в работах специалистов[1]. Кстати, при внесении изменений и дополнений в Закон о товарных знаках необходимо учесть корни такого деления и предусмотреть возможность подачи возражений против регистрации товарных знаков по относительным основаниям только теми лицами, чьи субъективные права и охраняемые законом интересы могут быть нарушены в результате такой регистрации, а всеми остальными – по иным основаниям.

Приводимые иногда аргументы в пользу того, что абсолютные основания якобы отражают лишь объективно существующие свойства самого обозначения, не выдерживают критики. Само понятие “введение в заблуждение” предполагает субъективность восприятия обозначения. Заблуждаться означает прийти к ошибочному мнению, суждению. Суждение, в свою очередь, возможно лишь на основе предшествующего опыта, различного у разных людей. Один человек знает, что Энн Арбор – это университетский городок в США в штате Мичиган, а другой не знает, что Детройт – самый большой город того же штата и центр автомобильной промышленности США. Первый таким образом может быть потенциально введен в заблуждение товарным знаком “Энн Арбор” на французском товаре, а для второго такой опасности не существует и в отношении знака “Детройт” на товаре из Китая. Следовательно, возможность введения в заблуждение зависит от совокупности предшествующих знаний и, таким образом, носит субъективный характер.

Из сказанного выше очевидно, что отнесение рассматриваемого основания к абсолютным в действующем Законе не должно оказывать влияния на сферу применения этого основания, которая определяется лишь его содержанием.

Введение в заблуждение в связи с другими товарными знаками

Наиболее актуальной и достаточно часто встречающейся представляется ситуация, когда заявляемое обозначение, хотя и не является сходным до степени смешения с одним или несколькими ранее зарегистрированными знаками другого лица, может тем не менее навести потребителя на не соответствующее действительности представление об общем источнике происхождения товаров, маркированных такими знаками.

Часто подобную ситуацию пытаются разрешить, применяя ст. 7 Закона о товарных знаках. Этот подход неверен: способность введения в заблуждение не равнозначна смешению. Достаточно просмотреть соответствующие нормы Правил, чтобы понять, что смешение означает возможность спутать между собой два обозначения: знак А так похож на знак Б, что я, не видя их одновременно, решу, увидев знак А, что уже видел его ранее, хотя на самом деле видел ранее знак Б. Из этого, кстати, напрашивается вполне естественный вывод о том, что сходство до степени смешения – лишь частный случай введения в заблуждение. Смешение знаков приводит к тому же самому результату: если потребитель спутал знаки, значит он способен купить не тот товар, т.е. будет введен в заблуждение относительно товара.

Если понять и принять этот естественный вывод, то сразу же становится понятным, что и другая ситуация, в которую могут быть вовлечены “старшие” товарные знаки, – это не что иное, как частный случай введения в заблуждение. Речь идет о так называемой серии, или семье (family – в английском варианте понятия) товарных знаков. Заявляемое обозначение может быть не сходно до степени смешения ни с одним из знаков серии. Например, сам по себе знак “Gammamatic” не сходен ни со знаком “Gammatron”, ни со знаками “Gammanet” либо “Gammazone”. Вместе с тем наличие серии знаков с общим элементом “Gamma”, может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, маркированного знаком “Gammamatic”, если, например, все три старших знака предназначались для различных модификаций видеокамер и новый знак также предполагается использовать для тех же товаров.

Понятно, почему для случая с серией знаков не нашлось места в Правилах – просто он не укладывается в надуманную схему деления требований охраноспособности на абсолютные и относительные. Аналогичным образом впала в немилость часть п. 2.1.5 Руководства по методике государственной экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки (далее – Руководство), описывающая ситуацию, аналогичную случаю с серией знаков, с той разницей, что введение в заблуждение возможно в результате наличия только одного старшего знака, но содержащего в себе столь сильный отличительный элемент (или несколько), что его повторение в более позднем знаке может служить источником введения в заблуждение.

При этом таким сильным элементом может быть как словесный, так и изобразительный элемент либо их сочетания. Например, в нашумевшем судебном споре между компаниями “Филип Моррис” и “Инвест Траст” по поводу сигарет “Союз Планета”, выпуск которых “Филип Морис” посчитал (совершенно справедливо, по мнению автора этой статьи) нарушением своих прав на комбинированный товарный знак “Союз Аполлон”.

Даже если согласиться с мнением арбитражного суда, признавшего знаки несходными, нельзя не прийти к выводу, что наличие в этикетках сигарет большого числа совпадающих или похожих изобразительных элементов (синий земной шар, космический корабль и др.) и слова “союз” в русском и латинском вариантах, выполненного в красном цвете, почти наверняка способно натолкнуть на мысль об общем источнике происхождения тех и других сигарет или, по крайней мере, о наличии связи между производителями. Даже если вслед за судом признать, что права “Филип Моррис” на товарный знак не нарушены в результате отсутствия сходства между знаками, то действия “Инвест Траст” следует квалифицировать как недобросовестную конкуренцию, так как имеет место намеренное введение потребителей в заблуждение, представляющее собой согласно норме ст. 10 закона “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” одну из форм недобросовестной конкуренции.

Из анализа возможности применения основания “введение в заблуждение” к другим товарным знакам видно, что такая возможность не зависит от факта регистрации “старших” знаков, поскольку речь здесь идет не о нарушении прав их владельцев, возникающих в Российской Федерации на основании государственной регистрации, а о возможности нарушения интересов потребителей. Это, в частности, означает, что введение в заблуждение может иметь место и в ситуации, подобной смоделированной выше в отношении знака “Kodak”. Чем известнее российским потребителям “старший” товарный знак, тем выше опасность введения их в заблуждение, если такой знак попытается зарегистрировать на свое имя другое лицо. Таким образом, введение в российскую нормативную базу по товарным знакам правил признания товарного знака общеизвестным не должно означать, что только внесение знака в перечень знаков, признанных общеизвестными в Российской Федерации, может исключить регистрацию идентичного или весьма сходного знака третьим лицом. Отказ в подобной регистрации может и должен выноситься со ссылкой на способность заявляемого обозначения ввести в заблуждение в отношении изготовителя товара. При этом, в отличие от правовой охраны, предоставляемой общеизвестному знаку, основание “введение в заблуждение” применимо при неоднородности товаров. Можно лишь говорить о том, что в случае с однородными товарами способность введения в заблуждение более высока.

Сказанное выше позволяет прийти к еще одному важному выводу, доказывающему неправильность деления оснований на относительные (иные) и абсолютные. П. 2 ст. 7, который принято интерпретировать как защищающий, в частности, права владельцев фирменных наименований и обладателей авторских прав, на самом деле вовсе не преследует такой цели в отношении названных объектов. Этот вывод следует из того, что Закон не позволяет регистрировать в качестве товарных знаков только обозначения, воспроизводящие:известные на территории Российской Федерации фирменные наименования...” и “названия известных в Российской Федерации произведений...” (выделено автором). Ни положения действующих нормативных актов, регулирующих охрану фирменных наименований, ни закон “Об авторском праве и смежных правах” не ставят защиту этих прав в зависимость от известности соответствующих объектов. Отсюда понятно, что эти нормы введены для защиты интересов не правообладателей, а потребителей, которых известность им фирменного наименования или произведения способна натолкнуть на вывод о том, что заявитель товарного знака как-то связан с предприятием, которому принадлежит такое фирменное наименование, или с обладателем авторского права. Иными словами, данные положения ст. 7 регламентируют частный случай отказа в регистрации обозначениям, способным ввести в заблуждение.

Применение основания “введение в заблуждение”

Как видим, способность заявляемого обозначения вводить потребителей в заблуждение не ограничивается узким кругом ситуаций, в которых эта норма сейчас применяется. Вместе с тем важно понять, каковы должны быть условия применения рассматриваемого основания.

Выше уже говорилось, что способность ввести в заблуждение – не объективная данность, а потенциал, реализация которого зависит от восприятия потребителей.

Здесь важно учитывать три момента:
   1) насколько у обозначения явно присутствует то свойство или значение, которое способно породить не соответствующую действительности ассоциацию;
   2) известны ли случаи превращения этого потенциала в реальность, либо же, напротив, имеются доказательства отсутствия реализации этого потенциала;
   3) в какой степени даже доказанная возможность введения в заблуждение может нанести реальный ущерб интересам потребителей.

Проанализируем действие предложенных тестов на уже приведенном выше гипотетическом примере товарного знака “Энн Арбор”. В качестве товара выберем, например, косметические средства, а страной происхождения знака – Великобританию.

Согласно принятому сейчас толкованию нормы Закона обозначение “Энн Арбор” способно ввести в заблуждение потребителей изготовителя товара, так как заявитель – британская фирма, а Энн Арбор – населенный пункт в США. Применим, однако, названные выше тесты, чтобы установить, насколько правомерен был бы отказ по данному основанию.

Энн Арбор – маленький город с населением около 100 тыс. человек. Многочисленные опросы общественного мнения показывают низкую осведомленность населения за исключением узкого круга специалистов (страноведов и географов) в области географии. Абитуриенты престижных вузов с трудом называют даже столицы государств. В связи с этим географическое значение словосочетания “Энн Арбор” практически не способно породить у потребителей представление о происхождении товара с таким знаком из США.

Дополнительным аргументом в пользу отсутствия у обозначения “Энн Арбор” способности ввести в заблуждение в рамках данного теста является также отсутствие в Энн Арборе косметической промышленности, что еще более ослабляет возможность ошибочной ассоциации.

Второй тест может быть релевантным в том случае, если, например, обозначение “Энн Арбор” до подачи заявки на регистрацию применялось либо стало иным способом известным на территории Российской Федерации на момент подачи заявки, либо на момент рассмотрения возражения против его регистрации в Апелляционной палате Роспатента, и представленные заявителем или владельцем знака данные подтверждают, что введения в заблуждение потребителей не происходит. Представление подобных доказательств не может быть обязательным условием для вывода об отсутствии введения в заблуждение. Напротив, при подаче возражения против регистрации товарного знака лицо, подавшее возражение, не освобождено от обязанности доказывать введение в заблуждение. При этом если оспариваемое обозначение используется на российском рынке и/или известно потребителям, доказываться должна не способность, а уже факт введения в заблуждение. Сказанное подтверждается, в частности, ссылкой на ст. 6 quinquies С.-(1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая требует для определения того, может ли знак быть предметом охраны, учета всех фактических обстоятельств, особенно продолжительности применения знака. При этом в комментариях к данному положению Г.Боденхаузен прямо указывает, что оно распространяется и на обозначения, изначально способные ввести в заблуждение: “Фактические обстоятельства иногда показывают, что использование знака, который, казалось бы, содержит ложные указания, не повлекло за собой никакого заблуждения и может считаться, что по своей природе он не способен ввести в заблуждение общественность. Компетентные органы страны, в которой испрашивается охрана знака, могут также сделать подобного рода выводы с учетом обстоятельств, существующих в других странах”[2].

И, наконец, в рамках третьего теста проверяем, насколько ошибочный вывод в отношении происхождения товара может нанести ущерб интересам потребителя, если такой потребитель придет к заключению о том, что товары, маркированные товарным знаком “Энн Арбор”, произведены в США. США, как правило, не считается, в отличие, например, от Франции, страной, известной своей косметической промышленностью. Таким образом, вывод о происхождении товаров из США не может в принципе являться более сильным стимулом для их покупки, чем их британское происхождение. Иными словами, никакого реального ущерба интересам потребителя заблуждение в отношении происхождения косметики со знаком “Энн Арбор” в рассматриваемом примере не нанесет.

Таким образом, заложенная в том или ином обозначении возможность введения в заблуждение не может автоматически служить основанием отказа в регистрации в качестве товарного знака или признания этого товарного знака недействительным. Необходимо отметить, что в последнее время Роспатент несколько изменил свою политику в отношении применения данного основания. Например, Высшая патентная палата, рассмотрев жалобу американской компании “Марбо, инк.” на решение Апелляционной палаты о признании недействительной регистрации товарного знака “Tampico”, отменила его и восстановила действие регистрации. При этом Высшая патентная палата учла представленные владельцем знака доказательства того, что несмотря на то, что город Тампико находится в Мексике, российскому потребителю, как показал опрос общественного мнения, этот факт неизвестен, а также достаточно длительное и масштабное использование знака на территории Российской Федерации, предшествовавшее подаче возражения против его регистрации. Важными доказательствами явились также данные о многочисленных зарубежных регистрациях этого знака, включая даже регистрацию в самой Мексике.

Представляется, что некоторые высказанные в статье соображения могли бы быть учтены при подготовке предложений и дополнений в действующий Закон о товарных знаках и подзаконные акты. В частности, была бы полезной подготовка методических рекомендаций для экспертов ФИПС по применению рассматриваемого основания с учетом, с одной стороны, расширения круга ситуаций, когда это основание может использоваться для отказа в регистрации, а с другой, всех фактических обстоятельств, как это диктуют Парижская конвенция и здравый смысл.


[1] См., например: Ариевич Е.А. Правовые вопросы экспертизы товарных знаков в СССР: Дисс. канд. юрид. наук. М., 1985; Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Теис., 1996.
[2] Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М.: Прогресс, 1977. С. 137.